De: EDWARD MCDONNELL
Enviado: 07/09/2012 11:24 a.m. CDT
CC: nedmcd.peacecorps@gmail.com
Asunto: Artículos semanales; retroceso al quinto paso para una introducción a dos leyes relevantes
Estimadas damas y respetados caballeros,
Aquí tienen los artículos semanales. Los temas clave incluían:
- inversión adelante por Bombardier en Querétaro;
- otra inversión grande anunciada, esta vez por Audi en Puebla;
- avanzas en aviónica en Argentina y Rusia;
- descubrimientos en el espacio definiendo el incertidumbre de nuestra realidad…¿Voltaire frente a Einstein?
- problemas operativos en PEMEX con infraestructura e ingenuidad;
- recuperación procediendo en la industria aeronáutica en España;
- el dominio creciente de Baja California;
- Querétaro surgiendo como un centro de mantenimiento aeronáutico.
[invenciones dentro de centros de investigación.docx eliminó el archivo adjunto "J. JESUS PARAMO BARRIOS/cidesi"]
En esta semana, quiero discutir una parte final de la infraestructura intelectual de la transferencia de tecnología: las leyes de PyMEs y de sociedades mercantiles. CIDESI es un centro de investigación de fines principalmente no de lucro. Sin embargo, hay un deseo nacional para realizar los beneficios de dos generaciones de investigación. El reto es cómo hacerlo. Si quisiera participar en el llevar el producto al mercado, CIDESI tendría que establecer una entidad corporativa separada para evitar el conflicto de interés institucional. Esta entidad se llama un ‘spin-out’ (es decir, una nueva empresa en lo que el Centro sigue ser el dueño, y puede aprovecharse, de la P.I. sin minar su misión primordial de investigación).
Un ‘spin-out’ se implementa en dos maneras. La más sencilla es un ‘spin-out’ por cada invención como una empresa independiente. Sin embargo, si el flujo de los producto al mercado acelerara, esta estructura sería muy pesada para el Centro a causa de transacciones con términos peculiares para cada ‘spin-out’ cuando CIDESI hubiera decidido a cosechar su inversión para su valor terminal. El otro medio es para tener un solo ‘spin-out’ para licenciar el producto en el corto y mediano plazos, luego para liquidar la inversión por una gerencia separada. Es decir, habría un solo 'spin-out' que funcionaría más como una oficina de trasferencia de tecnología pero dentro del marco legal. Para implementar cualquiera alternativa, se necesita seguir las leyes mencionadas en esta carta.
Un asunto final: hay otro término, el ‘spin-off’ que es similar en proceso a un ‘spin-out’ pero diferente en origen y propósito. Mientras que el ‘spin-out’ es una nueva empresa con el objetivo primordial para concretizar un nuevo producto por una institución de investigación (es decir, un laboratorio privado o una universidad), un ‘spin-off’ es una nueva empresa creado por una corporación – típicamente después una reestructura – para derramar una unidad existente pero ya no alineada con la nueva estrategia institucional.
Objetivo de la Discusión sobre la Transferencia de Tecnología (T.T.) y de esta carta
El objetivo de esta serie de cartas es para transmitir los conocimientos que he acumulado sobre la transferencia de tecnología (T.T.). Esta discusión debe integrar los conceptos de innovación. Es decir: sobre colaboración, creatividad, así como los papeles claves de ustedes y un intermediario hipotético. El último fin de esta discusión, es fomentar discusiones entre ustedes (no conmigo) sobre las soluciones para superar los impedimentos contra la T.T. Estamos terminando nuestra revisión sobre el segundo paso de doce pasos de T.T. En letras previas, hemos discutido los pasos y conceptos siguientes:
- Una introducción a la innovación y los doce pasos, incluso un papel propuesto de un intermediario de los conocimientos (el 18 y el 27 de enero).
- El primer paso, con una discusión sobre la mente innovadora y la auditoría de la tecnología (el 10 de febrero).
- El segundo paso con una discusión sobre la propiedad intelectual y el modo para llevarla al mercado (el 17 y 24 de febrero).
- El tercer paso sobre la posibilidad del producto nuevo y los ‘cinco porqués’ (el 09 y 23 de marzo).
- El cuarto paso sobre el tiempo necesario para perseverar para tener éxito (el 06 de abril y el 10 de agosto).
- El quinto paso sobre la infraestructura intelectual (el 20 y 27 de abril, así como el 04 y 11 de mayo, así como el 07 de septiembre).
- El sexto paso sobre los controles internos de evaluar una invención propuesta, o la diligencia debida (el 25 de mayo).
- El séptimo paso sobre el aprendizaje en detalle del mercado de destino (el 08 y 15 de junio).
- El octavo paso sobre la inteligencia del mercado (el 22 de junio)
- El noveno paso sobre la identificación de los riesgos dinámicos (el 29 de junio y el 13 de julio).
- El décimo paso sobre la administración de riesgos a través del tiempo (el 29 de junio y el 6 de julio)
- El undécimo paso sobre la administración del proyecto (el 20 de julio)
- El duodécimo paso sobre la transferencia de tecnología (el 27 de julio y el 03 de agosto)
Introducción a las leyes corporativas como infraestructura intelectual
El quinto paso debe incluir una introducción a los conocimientos generales de la infraestructura jurídica en el respecto de las leyes corporativas. Aunque la enfoque de dicho paso debe centrarse sobre la necesidad de colaboración y la Ley de Ciencia y Tecnología, hay también la pregunta de la estructura legal atrás los medios probables para transferir la tecnología y para llevar productos al mercado. Hay cuatro leyes relevantes a la transferencia de tecnología:
- La Ley de Ciencia y Tecnología (ya analizada en más detalle);
- La Ley de Propiedad Intelectual (analizada en el segundo paso);
- La Ley de Sociedades Mercantiles; así como,
- La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Media Empresa.
La necesidad para tomar la iniciativa y decisiones documentadas
Con tanta ambigüedad junta con otras complicaciones, se necesita los servicios de consultores y abogados para mapear el camino ocultado a través la maraña de leyes, reglas y conclusiones judiciales. Sin embargo, ya que nos encontramos en un nuevo territorio sin guías, será necesario para confiarse sobre la iniciativa personal para proceder. Por supuesto, habrá errores. Este incertidumbre no debería disuadir la razonable toma de riesgos. No podremos esperar para que los burócratas se pongan al día hacia los inversores, o la oportunidad para todo México se pierda.
Sin embargo, con documentación precisa, el Centro puede mostrar sus intenciones para no minar las leyes. En verdad, en ese caso, será mucho mejor para pedir perdón – ¡con documentos! – que pedir permiso. Después de todo, los pioneros españoles no esperaron permiso de las autoridades locales para avanzar sus exploraciones; las hicieron sencillamente. En este contexto, los elementos de las leyes corporativas, en los que se debería pensar, incluyen (pero no son limitados a) los siguientes.
Ley de Sociedades Mercantiles
· inscribir características corporativas, datos básicos e identidades de responsables
· autorización de la delegación de poderes hacia los responsables especificados
· autorización legalmente de los estatutos de la sociedad
· asambleas de socios o accionistas tiene el poder último de supervisión en su capacidad colectiva como propietarios
· parámetros generales de las distribuciones entre los inversores, fundadores y las accionistas (generalmente, entre 5-10%)
· para sociedades anónimas:
1. consejo de administración de dos o más responsables
2. consejo de vigilancia de profesionales de afuera de la empresa y del grupo corporativo
3. obligaciones contingentes para cubrir deficiencias en valor de inversiones fundadas con activos de carácter no monetario
4. estándares mínimos de los estados financieros
· los derechos de los actores importantes, por ejemplo:
1. protección de accionistas contra la dilución de sus intereses por las ediciones de acciones
2. derecho del 33% de las accionistas para demandar contra los administradores en el nombre de todas accionistas
3. protección de minoridades significativas contra abusos por la mayoría
· procesos para combinar las sociedades para proteger todos los dueños
· protecciones de pequeños dueños / accionistas durante una escisión (spin-off) de la empresa
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Ley para el Desarrollo de la Competitividad dela Micro, Pequeña y Media Empresa (MiPYMEs)
· definición de la empresa aplicable
1. micro, 0-10 empleados
2. pequeña, 11-50
3. mediana, 31-250
· metas nacionales:
1. Consejo Nacional de MiPYMEs, incluyente de CONACYT, así como las Secretarias de Economia y de Educación
2. Fomentar la transferencia de tecnología y conocimientos mediante de la PiMYMEs
3. redes de MiPYMEs para cadenas productivas
4. capacitación y apoyo para emprendedores bajo del Consejo Nacional de MiPYMEs y aquellos de las entidades federativas
5. facilitar acceso a la financiación (ej., mediante garantías)
6. modernizar la MiPYMEs mediante incubadoras y consultoría
· alcanzar hacia un 35% de las compras gubernamentales por las entidades de la Administración Pública Federal, así por los contrapartes en las entidades federativas y en D.F.
· acuerdos y convenios entre los actores importantes entre los niveles para crear el ambiente necesario para establecer una cultura empresarial
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Implicaciones de las leyes comerciales sobre la transferencia de tecnología
La forma de entidad para transferir la tecnología sería más probable a través de una nueva empresa, al menos que CIDESI pudiera licenciar una invención directamente. Casi ciertamente, dicha empresa será una MiPyME con las posibles preferencias implícitas bajo de la ley. Una duda que debe resolverse será la exención de las MiPyMEs de todas las reglas y lineamientos aplicables hacia las sociedades anónimas.
La Ley de MiPyMEs tiene ventajas limitadas. Los gastos gubernamentales constituyen un 16% del consumo nacional; es decir: las preferencias representan más o menos un 6% del consumo por la economía nacional (o un 4% del P.I.B.). Sin embargo, las preferencias proveen una manera para probar la eficacia del producto antes de desplegarlo muy costosamente en todo el mercado más grande.
Que todos tengan un buen fin-de-semana.
Gracias y saludos,
Ned
Edward McDonnell III
Voluntario de Cuerpo de Paz
Administración
[73 artículos por área para el principio de septiembre (Ciencia, Aero, Innergía, Queremón).docx eliminó el archivo adjunto "J. JESUS PARAMO BARRIOS/cidesi"]
CONACYT, I.P.N. y CIENCIA
Resumen de artículos semanales de que los más importantes incluyen
METROLOGÍA y su importancia al desarrollo mexicano (115 millones), primordialmente en el área de petróleo
http://www.petroquimex.com/subcontenido.php?id_subcontenido=273&id_contenido=56
ESPAÑA (47 millones): siete retos con desarrollar nanotecnología (ej., cortes presupuestarias, barreras sicológicas, etc.)
http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=41179
CONACYT et al: una escasez de visión científica en la República; la esponja humana; reconociendo a Einstein en el espacio
I+D+i: perspectiva mexicana en espintrónica; pensar en pequeño para auto-regulación ambiental; una red-hot red para Mecatrónica
AERONÁUTICA
Resumen de artículos semanales de que los más importantes incluyen
MÉXICO (115 millones): gran inversión en Querétaro para su quinta planta para 2014 anunciada por BOMBARDIER
http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/64967-anuncia-bombardier-inversion-sector-aeroespacial
MÉXICO (115 millones), así como ESPAÑA (47 millones) y FRANCIA (66 millones): empresa del País Vasco (población regional de cuatro millones) ha firmado un acuerdo de colaboración con la agencia especial mexicana
http://www.expansion.com/2012/09/05/pais-vasco/1346859029.html
Países Ibéricos: más retos para Mexicana de Aviación; Alestis listo para emerger de su bancarrota
Inteligencia de mercado: industria española creciendo a pesar de la crisis; grandes exportaciones por B.C.; aviónica en Argentina
Otras: aviónica digitalizado para la fuerza aérea; nuevos pedidos para Airbus; Boeing quiere retomar el dominio del mercado latinoamericano
ENERGÍA, TECNOLOGÍA e INNOVACIÓN
Resumen de artículos semanales de que los más importantes incluyen
PEMEX necesita una red ampliada (por un 40%) de tubos para llevar petróleo a través del país
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=38045&Itemid=26
MÉXICO (115 millones): la transferencia de habilidades desde la industria automotriz hacia aquella aeronáutica ha facilitado la innovación en la última
http://biz-tec.mx/2012/09/abriendose-paso-dentro-de-la-industria-aeroespacial/
MÉXICO et al.: Chevron y Y.P.F. listos; pérdidas para PEMEX en la inversión en Repsol; Paz en Colombia crearía un nuevo rival o colaborador fuerte
ENERGÍA: lucha entre Europa y China sobre energía solar; líder brasileño de energía eólica impulsa a Brasil y otros para ser transparente con el consumo de energías alternativas
Tecnología e Innovación: nueva tecnología rusa de radar; India como un modelo de innovación
Querétaro, Dirección General, etc.
(población estatal de dos millones)
Resumen de artículos semanales de que los más importantes incluyen
El capital mínimo para conformar sociedades anónimas ahora podrá ser mucho menos de 50 mil, esto tras la entrada en vigor de una reforma a diversas leyes como la de Sociedades Mercantiles y Fomento a la Microindustria.
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/698685.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/01/17/reformas-allanan-camino-nuevas-empresas-se
BRASIL (206 millones): nueva empresa gana la inversión inicial de quinientos millones de pesos para construir un nuevo avión monomotor fabricado por materiales compuestos
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2012-09/04/content_26422359.htm
Inteligencia competitiva: gran inversión por Audi en Puebla; emergencia de Jalisco como un eje mexicano de aviónica; perspectiva de la industria automotriz
Querétaro: Delta y American Airlines ubicándose su sede de mantenimiento en Querétaro; nuevo parque industrial queretano abierto
Dirección General: oferta pública de un 25% de Banco Santander-México; impulsar por la U.E. para incluir más mujeres el liderazgo corporativo
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LAS INVENCIONES DE LOS INVESTIGADORES ASALARIADOS EN LAS ENTIDADES
PÚBLICAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN MÉXICO*
EMPLOYEES´ INVENTIONS AT PUBLIC RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTIONS IN MEXICO
SUMARIO: I. Introducción. II. El
sistema nacional de patentes. III. Regulación de las invenciones
laborales. IV. Conclusiones.
I. INTRODUCCIÓN
Las entidades públicas de investigación y desarrollo
que pueden abarcar universidades, institutos de educación superior,
facultades o centros de investigación públicos, nacionales o estatales, por
definición son generadoras de creaciones intelectuales que pueden protegerse
por medio de diversas figuras de la propiedad intelectual; especialmente, hoy
en día, sus investigadores asalariados crean una gran cantidad de invenciones
susceptibles de patentarse.
Dichas invenciones generalmente están financiadas
con fondos públicos, provenientes del gasto asignado a ciencia y tecnología y
se desarrollan en el marco de una relación laboral. La segunda situación
implica que las reglas generales sobre el derecho a solicitar una patente y
su titularidad se adaptan al caso particular de los investigadores asalariados,
en que debe aplicarse el ordenamiento laboral para determinar dicho derecho.
Si bien las legislaciones sobre patentes y el trabajo regulan objetos
diferentes es necesario analizarlas conjuntamente para determinar a quién
corresponde el derecho de patente y la distribución de los beneficios que se
deriven de la misma.
En México, sin embargo, no existe una cultura de
protección de la propiedad intelectual, y dichas entidades utilizan muy
escasamente el sistema nacional. Particularmente llama la atención la
ausencia de protección por patente, que es la figura jurídica idónea para
proteger los resultados de investigación y desarrollo en el campo
científico-tecnológico. Desde otro enfoque se advierte que las disposiciones
de las invenciones de los asalariados son muy generales.
El objetivo esencial de este artículo es presentar
un panorama general sobre la regulación de las invenciones laborales y
la situación particular de los investigadores asalariados al servicio de
entidades públicas1 de investigación y desarrollo en México, y
proponer alternativas para favorecer la protección de dichas invenciones.
Para lograr el objetivo mencionado es necesario
revisar dos aspectos fundamentales: uno es el sistema de patentes y su uso
por parte de dichas entidades y el otro se refiere a las disposiciones en
materia laboral relacionadas con las invenciones de los asalariados, así como
algunos aspectos de la legislación universitaria. Conviene aclarar que si
bien es necesario referirse a algunos aspectos de la legislación científica y
tecnológica del país, no se pretende hacer un análisis exhaustivo de dicho
tema.
El trabajo se ha proyectado y desarrollado en dos
partes, de acuerdo a los aspectos antes mencionados, de tal suerte que la
primera de éstas se enfoca a una visión general sobre la situación actual del
sistema de patentes en México y su relación con las invenciones generadas en
entidades públicas de investigación y desarrollo, con el análisis de las
estadísticas disponibles para referir el uso del sistema de patentes por
dichas entidades.
La segunda parte contiene un análisis sobre el marco
legal relativo al derecho de titularidad de las invenciones financiadas con
recursos nacionales, y creadas en virtud de una relación laboral dentro de
las entidades públicas de investigación, las obligaciones mutuas así como el
derecho de los investigadores asalariados a una remuneración complementaria
por su explotación, para lo cual se toman en cuenta algunos ejemplos de la
normatividad de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) y el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE).
II. EL SISTEMA NACIONAL DE PATENTES
1. El marco legal
El marco legal moderno de las patentes en México se
estableció en 1991 con modificaciones importantes en 1994 y otras en los años
recientes, como resultado del capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización
Mundial de Comercio (OMC).
La Ley de la Propiedad Industrial (LPI) elevó
sustancialmente el nivel de protección que confieren las patentes, con lo
cual se eliminó la figura jurídica del certificado de invención, se abrieron
todos los campos tecnológicos a la patentabilidad, a la vez que se modificó
la materia no patentable y la vigencia de las patentes.
En México, las patentes se tramitan y se obtienen
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo
descentralizado de la administración pública federal creado en 1993 y
agrupado dentro del sector que encabeza la Secretaría de Economía (SE). El
IMPI goza de personalidad jurídica y patrimonio propios a cuyo cargo está la
administración de la LPI y su Reglamento.
2. Concepto de invención
Una definición generalmente aceptada dice que es una
solución a un problema específico en el campo tecnológico y que ésta puede
referirse a un producto o a un proceso.2 La LPI señala en el artículo 15 que una
invención es toda creación humana que permita transformar la materia o la
energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y
satisfacer sus necesidades concretas.
Cuando se desarrolla una invención es necesario
asegurar su apropiación jurídica para poder obtener legalmente los
beneficios, pues de otra manera se consideraría tecnología libre. Una de las
formas de realizar esa apropiación es a través del sistema de patentes.
Una invención, para ser patentada, debe cumplir
simultáneamente con los requisitos de ley que básicamente consisten en que
sea nueva; que tenga actividad industrial; y, que sea susceptible de
aplicación industrial (artículos 12, fracciones II, III, IV, y 16 de la LPI).
El primer requisito significa que la invención no debe haberse divulgado o
utilizado públicamente para que no forme parte del conjunto de conocimientos
existentes a nivel mundial (estado de la técnica); el segundo requisito
implica que los resultados de la invención no deben ser obvios para un
experto medio en la materia de que se trate la invención; y el tercero se
relaciona con la utilidad o puesta en práctica de la invención.
Además, la invención debe consistir en materia
patentable conforme a derecho (artículo 16 de la LPI), ya que aunque la
patentabilidad está abierta a todos los campos tecnológicos, hay ciertas
materias excluidas como, por ejemplo, las razas animales y las variedades
vegetales.
3. Concepto de patente
Las patentes son derechos territoriales y temporales
que otorga el Estado en favor de las personas que realizan una invención. Una
patente es un documento —un título de propiedad— que en México expide el IMPI,
ya sea a nombre de una persona física o moral. Con este documento se crea una
protección jurídica para que la invención sólo pueda ser explotada, es decir,
fabricada, utilizada, vendida, ofrecida en venta y/o importada por el titular
del derecho de patente o por un tercero con la autorización del titular mismo
(artículo 25 de la LPI). Para proteger una invención por medio de una patente
es necesario presentar una solicitud ante el IMPI y pagar las tarifas
correspondientes.
Actualmente el tiempo de la protección por patente
se ha fijado en 20 años improrrogables. Para mantener la vigencia de la
patente durante ese periodo es necesario pagar las tarifas fijadas en
quinquenios, de lo contrario la patente caduca y entra en el dominio público.
Sin embargo, la vida comercial de la patente puede ser de menor duración que
la legal.
En nuestro país el sistema de patentes es poco
utilizado por los círculos industriales y de investigación y desarrollo, lo
que se refleja con el hecho de que más del 95% de las solicitudes que se
presentan anualmente ante el IMPI provienen de solicitantes extranjeros.
4. Las invenciones de las
entidades públicas de investigación y desarrollo
Las entidades de investigación y desarrollo
normalmente generan invenciones como resultado de estudios y exploraciones
subvencionadas con recursos públicos, que se llevan a cabo en diferentes
campos tecnológicos que, además, tienen un uso industrial y un valor
económico. Sin embargo, en México pocas veces hay una apropiación de dichas
invenciones a través del sistema de patentes. Baste considerar que la
producción literaria científica en el país durante la última década ha sido
en promedio de 5,189 artículos por año de acuerdo con cifras del Consejo de
Ciencia y Tecnología (Conacyt). Aunque ésta es un indicador de la capacidad
inventiva de las entidades de investigación, no existe una correlación con
las solicitudes de patentes.
Los artículos científicos implican derechos de autor
como obras literarias, pero la tecnología contenida en éstos es de libre uso
para cualquier persona, sin que exista compensación económica alguna para la
entidad de investigación, es decir, es tecnología libre mientras que las invenciones
patentadas son propiedad y de uso exclusivo del titular de la misma, y por
tanto, son productos comerciables.
Si bien los derechos de patente son derechos
privados, éstos tienen un valor público en los ámbitos social y económico,
más aún cuando se trata de invenciones financiadas con recursos públicos. En
razón de ello, creemos que tanto las entidades de investigación como el
gobierno deben salvaguardar el interés nacional y procurar el mayor beneficio
de dichas invenciones mediante el uso cotidiano y efectivo del sistema de
patentes.
Al respecto, el antecedente más importante es el
caso de Estados Unidos, donde en virtud de la Bayh-Dole Act de
1980, los organismos no lucrativos, incluidas las universidades, pueden
retener la titularidad de las invenciones realizadas bajo programas de
investigación financiados con fondos públicos, y a la vez, promover su
comercialización. A partir de entonces la tendencia internacional se ha
orientado a políticas que fomentan la utilización de las invenciones realizadas
con recursos públicos a través del sistema de patentes.
En México una invención generada con fondos públicos
puede patentarse por la entidad que la desarrolló. La Ley de Ciencia y
Tecnología (LCyT), en relación con los fondos de investigación científica y
desarrollo, establece que los órganos de gobierno de centros públicos de
investigación pueden determinar las reglas de operación de los mismos
(artículo 50, fracción V) y pueden decidir sobre la propiedad intelectual que
surja de proyectos de investigación (artículos 51, fracción II, último
párrafo, y 56, fracción XI). Asimismo, las reglas de operación de los fondos
sectoriales, mixtos e institucionales y de programas del Conacyt para la
investigación científica, no tienen ninguna limitante.
Ahora bien, el gasto nacional asignado a ciencia y
tecnología se orienta a las labores de investigación que se desarrollan
dentro de diversas entidades, y por lo general esas invenciones en que puedan
derivar los resultados de las investigación están sujetas a una relación
laboral, que por disposición expresa de la LPI se aplica la Ley Federal del
Trabajo (LFT), que en su artículo 163 refiere los derechos de los
trabajadores sobre sus invenciones, aún cuando la regulación es deficiente.
Disposición que de cualquier manera sería aplicable mientras existiera una
relación de trabajo subordinada.
III. REGULACIÓN DE LAS INVENCIONES LABORALES
1. Ley de Propiedad
Industrial y Ley Federal del Trabajo
La LPI y su Reglamento no contienen una definición o
una clasificación de las invenciones realizadas en el esquema laboral de
subordinación o de trabajo asalariado. El artículo 14 de LPI se limita a
señalar que las invenciones realizadas por personas sujetas a una relación de
trabajo se someterán a lo dispuesto en el ya citado artículo 163 de la LFT.
Para el propósito de este trabajo podemos asumir
como definición válida que dichas invenciones se realizan por un trabajador
asalariado, que puede tener como obligación el explorar o investigar, es
decir, está contratado por un empleador ya sea en una empresa privada o
pública para realizar una labor determinada por la cual percibe un salario,
una remuneración que puede estar o no relacionada con la cantidad que
produzca con su desempeño, o bien, de acuerdo a lo que establezca su contrato
de trabajo o las obligaciones que el trabajador asuma por la relación laboral
que, desde luego, puede estar condicionada a la productividad.3 El otro punto es que esas invenciones generan
otros derechos además de los salariales, siempre y cuando se patenten.
De acuerdo con la principal doctrina en la materia
inspirada en la legislación alemana, se desprenden dos categorías de
invenciones laborales: las de servicio y las libres. Las primeras son
realizadas en el esquema de una relación laboral, ya sea que resulten de las
tareas encomendadas al empleado o que se produzcan por trabajadores que no
están obligados a realizar actividades de investigación pero que surjan con
motivo de la experiencia y de las actividades de la empresa. Las segundas son
las invenciones creadas por el desempeño del trabajador, sin ningún vínculo
con la empresa en cuanto a la obligatoriedad de crearlas o que no estén
relacionadas con el objeto de la empresa.
El artículo 163 de la LFT se refiere a las
invenciones laborales como "invenciones realizadas en la empresa".
Ahora bien, para los efectos regulatorios de la relación de trabajo conforme
a las disposiciones de dicha ley, es decir, de aquellas relaciones entre
trabajadores (o sus sindicatos) y empleadores (patrones) del sector privado,
el concepto empresa se distingue del concepto económico o de administración
como expresamente lo dispone el artículo 16 de la misma ley laboral, que la
comprende como… unidad de producción de bienes o servicios... Empresa
laboral, por lo tanto, es cualquier centro de trabajo e incluye al
llamado establecimiento, como unidad técnica que puede ser
una sucursal, agencia u otra figura semejante cuando contribuye a los fines
de la empresa. Pérez Miranda4 señala que la palabra "empresa" debe
interpretarse en sentido amplio, incluyendo a las universidades o institutos
de investigación académicos y gubernamentales, con lo cual estamos de acuerdo
sobre todo si se toma en cuenta que el artículo 123 constitucional, que
reglamenta la LFT, ordena su aplicación a todo contrato de trabajo.
Si bien las entidades pueden ser financiadas y
administradas por órganos de gobierno, también las hay privadas y
particulares. Las primeras, por lo general, se constituyen como organismos
descentralizados y deben regir sus relaciones laborales por el apartado
"A" del artículo 123 constitucional mencionado y en consecuencia
por sus leyes reglamentarias, como lo es la LFT.
2. Nombre del inventor
La fracción I del artículo 163 de la LFT consagra el derecho del
inventor, al igual que lo establece el artículo 13 de la LPI, a que su nombre
figure en el título de la patente, es decir, a ser reconocido en su calidad
de inventor dentro de la patente, mismo que se deriva del artículo 4 ter del
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Este derecho
puede calificarse como un derecho moral, ya que sólo se trata del
reconocimiento al asalariado como inventor, el que crea el objeto de la patente,
siendo independiente de la titularidad de la misma, y por tanto, del derecho
de uso exclusivo.
Cabe mencionar que la terminología que se utiliza en
la LFT no es la apropiada desde el punto de vista jurídico, puesto que emplea
la palabra "autor" en lugar de "inventor". El término
"autor" se utiliza dentro de la Ley Federal del Derecho de Autor
para designar a la persona física que realiza una obra literaria o artística,
y el artículo 14, fracción I, de dicha ley señala que las invenciones no son
objeto de la protección como derecho de autor. La LPI utiliza el término
"inventor" para referirse a la persona física que realiza una
invención; por lo tanto, dentro de los datos bibliográficos de los documentos
de patente, el nombre del creador aparece como "inventor". Esta
imprecisión de la LFT puede generar confusiones en los círculos académicos.
3. Invenciones de servicio
y libres
En términos generales, las fracciones II y III del
artículo 163 de la LFT que se refieren a las invenciones realizadas en la empresa,
distinguen dos categorías de invenciones: las que pertenecen al patrón y las
que pertenecen al trabajador, que determinará quién de ellos tendrá el
derecho a solicitar la patente, y en consecuencia, durante su vigencia, quien
tendrá el derecho de uso exclusivo (artículo 25 de la LPI). De acuerdo con la
doctrina, tales categorías de invenciones pueden calificarse como invenciones
de servicio y como invenciones libres, según se dijo antes, y que
analizaremos por separado.
A. Invenciones de servicio
De manera particular, la fracción II del artículo
163 de la LFT regula dos elementos fundamentales de las invenciones de
servicio: el derecho del patrón a la propiedad y explotación del invento y
cuando el invento sea de tal importancia que genere utilidades o beneficios
para el patrón, que se estimen en desproporción a la remuneración que percibe
el inventor, éste tendrá derecho para recibir una compensación complementaria por
la explotación, la cual debe convenirse entre las partes, o por la Junta de
Conciliación y Arbitraje (JCA) que corresponda. Esta consideración evidencia
la intención del legislador de proteger los derechos de los trabajadores como
inventores.
La primera categoría que marca la LFT es sobre las
invenciones creadas por el asalariado cuando sus actividades laborales
consisten precisamente en investigar o en perfeccionar los procedimientos que
se utilizan en y por la empresa; éstas equivalen a la primera modalidad de
las "invenciones de servicio" en la clasificación doctrinaria. Al
respecto, Pérez Miranda5 señala que debe entenderse que también
corresponden al patrón las invenciones que se encuentran comprendidas en los
objetivos del contrato, en especial si ocasionalmente el asalariado cumplía
su actividad laboral fuera de la empresa.
En esta categoría de invenciones ocurre una cesión
automática de los derechos de la propiedad de la invención del asalariado al
patrón. Cabe recordar que conforme a las disposiciones constitucionales de
México, los derechos que se conceden por una patente corresponden
originalmente al inventor, es decir, a una persona física (artículos 28,
párrafo noveno, y 89, fracción XV, de la Constitución), pero de acuerdo con
la LPI el derecho a solicitar una patente puede ser cedido (artículo 10 bis),
y conforme al artículo 39 de la misma ley, la solicitud de patente de una
invención puede ser solicitada por el inventor o por su causahabiente.
Se considera causahabiente del inventor a quien
adquiere los derechos de éste en relación con una invención determinada, esto
es, que el patrón al adquirir el derecho por ministerio de ley se convierte
en el causahabiente. De tal manera que cuando la entidad pública de
investigación decide patentar la invención, deberá acompañar la solicitud de
patente con un documento de cesión firmado por los inventores, que en este
caso son los trabajadores (artículo 5, fracción VII, del Reglamento de la
LPI).
Como bien lo señala Kaufer,6 las patentes en principio se otorgan a
individuos, debido a que cuando emergieron los sistemas de patentes la
actividad creativa la realizaban individuos trabajando por sí solos y no
ligados formalmente a una estructura organizacional. Con el paso del tiempo
han ocurrido cambios radicales en la naturaleza de la actividad creativa, que
han implicado cambios en el sistema de patentes. Las invenciones cada vez
dependen más de la base de un conocimiento avanzado, por lo que de la
actividad creativa se ha transferido de lo individual e independiente a las
organizaciones.
Hoy en día, el inventor independiente tiene menos
posibilidades de generar una invención por sí solo frente a un investigador
insertado en una estructura formal como son las entidades de investigación y
desarrollo. Además, un inventor independiente que patenta su invención
generalmente carece de una estrategia de comercialización de la misma, aunque
hay que reconocer que éstos históricamente han sido la fuente de grandes
invenciones en el mundo, y de que el inventor independiente constituye el
principal solicitante nacional de patentes como se aprecia en la gráfica 3
(en la página siguiente); y en México, también destaca como principal usuario
del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), lo que confirma el
bajo nivel de patentamiento de las invenciones generadas en el seno de las
entidades públicas de investigación y desarrollo..
De lo anterior se desprende la importancia que para
las invenciones laborales tiene la regla de que el derecho de patente puede
ser solicitado por el inventor o su causahabiente, y por tanto, el
solicitante y el inventor pueden ser personas distintas.
Desde otro enfoque, respecto de las invenciones que
legalmente corresponden a la entidad, la LFT no prevé la situación en que el
empleador (empresa) no desee patentar la invención realizada por su personal.
Decidir sobre la apropiación jurídica de una invención implica no solamente
su evaluación técnica en tanto que cumpla con los requisitos de
patentabilidad, sino que también es necesaria una evaluación desde los puntos
de vista comercial y económico, así como contar con los recursos para asumir
el costo de patentar, por lo que no siempre las entidades de investigación
estarán interesadas, o bien que al estar interesadas no tengan la posibilidad
de patentar las invenciones desarrolladas por sus trabajadores
investigadores.
De acuerdo a lo anterior, es importante prever un
mecanismo de autorización para que los investigadores puedan solicitar la
patente a título personal, en caso de que sea de su interés y por el
potencial que implique la invención, siempre que sea susceptible de
protección y de que el empleador decida no apropiársela. Es decir, permitir
que se conviertan en invenciones libres, como es la práctica en otros países.
Debe anotarse que la LCyT da un poco de luz en este sentido, pues como ya
mencionamos, deja libertad para decidir sobre la propiedad intelectual que se
genere con los resultados de los proyectos financiados con fondos públicos,
pudiéndolos patentar. Además, la misma ley permite que el personal participe
en los negocios que se puedan derivar de los resultados de investigación
(artículo 51, fracciones I y II, segundo párrafo, de la LCyT).
Ahora bien, el derecho a la remuneración constituye
el segundo elemento que determina la LFT en torno a las invenciones de
servicio, el artículo 163, fracción II, señala que dentro de las invenciones
que son propiedad del patrón, el inventor, independientemente del salario que
perciba o hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria,
que se fijará por convenio de las partes o por la JCA, "cuando la
importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no
guarden proporción con el salario percibido por el inventor".
Resulta una disposición realmente vaga que da puerta
a muchas interpretaciones. En primer término, de la simple redacción se puede
desprender que la compensación complementaria que tiene derecho a recibir el
asalariado sólo es obligatoria en aquellos casos en que la patente haya sido
o se vaya a explotar comercialmente, y no por el simple hecho de haber
logrado una invención. Recordemos que el obtener una patente es un
procedimiento oneroso que tendrá que asumir el patrón y que sólo reportará
beneficios económicos en tanto que sea explotada; con esto queda claro que la
fuente de posibles beneficios es la patente y no la invención por sí sola.
Conforme a los principios laborales, ningún
trabajador puede exigir una remuneración extra por haber cumplido con la
encomienda para la cual fue contratado, que en este caso sería la
investigación, y si el resultado es una invención patentable, la situación no
debe variar, ya que si no se hubiera logrado la invención o uno hubiera sido
patentable, no se le podría reducir o quitar el salario.7 El investigador está contratado para
investigar, no para inventar, aunque debe presumirse que uno de los productos
de la investigación pueden ser las invenciones, sobre todo cuando se trata de
investigación aplicada y desarrollo tecnológico.
Por otra parte, la LFT no obliga al patrón a otorgar
la remuneración en todos los casos, ya que claramente dice que debe haber
convenio entre él y el inventor, aún cuando pueda entenderse que a falta de
acuerdo entre ellos, deba ser la propia JCA la que determine el monto del
pago y su obligatoriedad. Igualmente queda entendido que la obligación de
pagar la remuneración complementaria sólo se genera cuando la importancia de
la invención y los beneficios en términos económicos no sean proporcionales
al salario percibido por el investigador, situación difícil de considerar y
en lo que seguramente debería haber dictámenes y opiniones periciales. En
todo caso, la remuneración complementaria no es el precio de la invención,
sino un complemento al salario, una prima8 o agregaríamos que puede entenderse como una
gratificación o un premio. Con esta consideración se abre otro punto de
debate, ¿cuál es la naturaleza jurídica del complemento? Si se califica como
prima, bonificación o cualquier otra denominación que lo identifique como
remuneración en los términos de los artículos 82 y 84 de la LFT, habrá que
analizar su condición tanto para los efectos fiscales como para el caso del
pago de indemnizaciones laborales en caso de que se presentara tal hipótesis.
A primera vista podría entenderse que el artículo 82
citado conceptúa como salario a la retribución que debe pagar el patrón al
trabajador por su trabajo por lo que si la invención no es parte de su
trabajo, el pago complementario que se realice no es parte del salario, y por
lo tanto, tampoco es una prima. Al no haber disposición concreta hay que
buscar cómo suplir la laguna legal y recurrir a los convenios internacionales
y/o derechos de patentes. En caso de recurrir a las leyes federales, la LFT y
LCyT —ambas del mismo rango—, podría presentarse algún conflicto entre sus
disposiciones, en cuyo caso tendría que acudirse a las fuentes y a las normas
de interpretación del derecho del trabajo que con toda precisión se integran
en los textos de los artículos 17 y 18 de la norma laboral. El artículo 17,
por su parte, remite en primer término a los convenios internacionales, los
cuales son obligatorios en los términos del artículo 6 de la misma LFT que…serán
aplicables a la relación de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador,
a partir de la fecha de vigencia. Este principio in dubio pro
operario se reitera en el artículo 18, que instruye sobre la
interpretación de las disposiciones laborales, las cuales también remiten a
los principios de la misma Ley que se pueden resumir en el equilibrio
y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y
patrones.
En este sentido, parece aplicable el artículo 56,
fracción XI, de la LCyT, que señala que los órganos de gobierno de los
centros públicos de investigación determinarán las reglas y porcentajes para
la participación del personal en las regalías que se obtengan al explotar un
derecho.
En cuanto a la fijación del valor económico, se debe
incluir la utilización directa de la patente que la entidad de investigación
esté realizando y compararla con los salarios del investigador. Para fijar el
porcentaje de compensación que deba corresponder al asalariado se pueden
tomar en cuenta variables como la función y categoría del empleado, y su
aportación a la invención en conocimiento, ideas, tiempo y dedicación, así
como la contribución de la entidad de investigación a la misma en
facilidades, equipo, material, apoyos, pago de tiempo extra, etcétera.
Cuando en la invención haya participado más de un
investigador es muy importante que la entidad de investigación y desarrollo
prevea un mecanismo que permita determinar la contribución de cada uno; por
lo que sería recomendable que ello ocurriera antes de solicitar la patente y,
que si no se toma o no se llega a algún acuerdo, la misma entidad pudiera
dividirlo en parte iguales. Lo anterior le permitirá distribuir los
beneficios de manera equitativa, una vez explotada la patente, y evitar
posibles conflictos.
Asimismo, la entidad de investigación tiene derecho
a recuperar los costos de la obtención de la patente, y en su caso, los
costos externos derivados, como podría ser la contratación de un despacho
privado de propiedad intelectual para las gestiones legales y para la gestión
de la explotación de la misma, así como retener un porcentaje para el pago de
las cuotas del mantenimiento de la patente.
En algunos países la remuneración por la invención
es obligatoria con el objeto de promover la creatividad y la inventiva.
También es práctica de ley en otros países que al explotar la patente, una
vez que se recuperan los costos y se descuenta la compensación del inventor,
que puede ser un porcentaje fijo, la entidad debe reinvertir el remanente en
investigación y en programas educativos institucionales. La distribución de
los beneficios para el inventor varía de país en país y oscilan entre el 30 y
hasta el 75% del ingreso generado por la explotación de la patente. [Es
hasta un 70% bajo de la LCYT.] Finalmente, debe resaltarse que la LFT no
regula sobre el otro tipo de invenciones de servicio, que se refiere a
aquéllas que realicen trabajadores que no están obligados a desarrollar
actividades de investigación cuando dichas invenciones han surgido de la
experiencia y de las actividades de la empresa.
B. Invenciones libres
En cuanto a la segunda categoría de invenciones que
prevé el mismo artículo 163, fracción III, de la LFT, que en términos de
derechos de patentes constituyen las llamadas "invenciones libres",
la ley es todavía más general y señala que en cualquier otro caso distinto al
de la primera categoría, la propiedad de la invención corresponderá a la
persona o personas que la realizaron, en tanto que el patrón conserva el
derecho de tanto o de opción.
Las invenciones libres son aquellas invenciones que
podrían considerarse espontáneas por no ser el objeto de la relación de
trabajo; surgen por el ingenio, la práctica, la destreza o la misma
investigación particular del trabajador. En consideración a ello la ley
protege el derecho del trabajador como inventor para solicitar una patente
que le corresponde, y faculta el otorgamiento al patrón lo que podría
llamarse derecho de preferencia, o derecho de tanto para que
pueda adquirir la exclusividad del uso o explotación del invento y las
patentes que se generen. Sin embargo, la LFT advierte que debe ser en
igualdad de circunstancias, lo cual implica que si el inventor pudiera
obtener ventajas superiores cediendo sus derechos a terceros, queda liberado
de la obligación de dar preferencia al empleador. Esta interpretación puede
ser diferente desde la óptica de la impartición de justicia, pero en el
ámbito laboral mexicano no se cuenta con elementos para conocer decisiones de
los tribunales sobre el particular, como se comenta párrafos adelante.
Así, la fracción III del artículo 163 expresamente
indica que en el supuesto de haber invenciones propiedad del asalariado, o
sea las invenciones libres, el patrón tendrá, en igualdad de circunstancias,
un derecho preferente frente a terceras personas para el uso exclusivo o para
la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes. Como se
advierte, la LFT deja incompleto el modelo legal para que esta preferencia
opere, lo cual significa que supletoriamente deberán aplicarse las
disposiciones de la LPI. La sustitución puede hacerse mediante la celebración
de un contrato de cesión o de licencia, en virtud de que el patrón no puede
atribuirse la propiedad de la invención, aún cuando se hayan utilizado su
propiedad y sus recursos en la creación de la misma.
Cabe destacar que la disposición laboral contenida
en el artículo 163, no obliga al trabajador inventor a negociar tales
derechos, ni a cederlos, ni a otorgar licencia alguna si éste decide la
explotación directa9 o la exclusividad para su empleador. De tal
forma que la relación entre trabajadores y empleadores se convierte en una
relación comercial o civil propia del derecho privado en que las partes reciben
un trato legal igual, criterio ajeno a las normas de derecho social que
tutela derechos de la parte más débil de la relación jurídica.
Por otro lado, el creador de una invención libre en
el centro de trabajo o en el seno de su relación laboral, por el simple hecho
de ser asalariado y no haber sido expresamente contratado para labores de
investigación, debe otorgarle el derecho de tanto a la entidad de
investigación respecto de tales invenciones, aún cuando las haya realizado
por sí mismo, sin ningún vínculo con la entidad, no así otras que hubiera
podido desarrollar durante ese mismo tiempo pero fuera del contexto de la
relación laboral, ya que éstas son de su única propiedad. Si bien la LFT
aclara en cierta medida el panorama general de las invenciones realizadas por
los investigadores en las entidades públicas de investigación, que
representan la parte medular de dicha actividad, omite la segunda clase de
las invenciones de servicio, como lo hemos mencionado.
En efecto, la redacción de las disposiciones de la
LFT sobre invenciones libres, cuya titularidad retiene el asalariado, deja
sin responder muchas interrogantes, entre ellas las siguientes:¿si las
funciones del asalariado no son específicamente investigar, pero crea una
invención utilizando la infraestructura, recursos, técnicas, conocimientos u
otros medios de la entidad de investigación y dentro de su horario laboral,
debe éste retener la propiedad de la misma? O bien, ¿se trata sólo de las
invenciones realizadas por los asalariados fuera de la entidad y de su
horario laboral y sin utilizar los medios de ésta, aún si se trata de
materias relacionadas con sus actividades laborales?
Tomamos como referencia para responder a estas
interrogantes, por un lado, la legislación alemana que considera las dos
clases de invenciones de servicios, y por otro, advertimos que en la
legislación francesa el patrón puede atribuirse las invenciones de nuestra
primera interrogante, al considerar que el asalariado se ha beneficiado de su
empleo para realizar la invención que, además, es del dominio de la actividad
de la empresa. Sólo las invenciones que no tengan ningún vínculo con la
empresa, ni en la elaboración u objeto y campo de aplicación, pertenecen sólo
al empleado, lo que responde a la segunda pregunta. Lo anterior deja claro la
gran contradicción o conflicto que existe en la legislación mexicana.
En algunos países, la legislación expresamente
señala que cuando se termina la relación laboral, el empleado que realizó una
invención no pierde sus derechos, y en el caso de México esto no se aclara en
la Ley aunque debe presumirse que el trabajador inventor conserva sus
derechos en general.
4. Normatividad
institucional
Ahora mencionaremos la normatividad interna de
algunas entidades públicas de investigación y desarrollo respecto del derecho
a la titularidad de las invenciones generadas por sus investigadores y la
distribución de beneficios por la explotación de las patentes.
Para comprender la regulación de la titularidad de
las invenciones en la UNAM, hay que referirse a varios ordenamientos de su
legislación. El Estatuto General señala en el artículo 73 que el personal
académico está integrado por técnicos académicos, ayudantes, profesores e
investigadores. Por su parte, el Estatuto del Personal Académico considera en
el artículo 2 a la investigación como función del personal académico, y el
artículo 6, fracción XXI, establece que por los trabajos realizados a la
Universidad, el personal académico tendrá derecho a percibir regalías que
correspondan por concepto de propiedad industrial; además de que el artículo
19 del Reglamento de Ingresos Extraordinarios señala que el derecho de una
invención y de la explotación de la propiedad industrial son de la UNAM, y
asimismo establece las reglas de distribución de beneficios que comentaremos
más adelante.
Por otra parte, respecto de la titularidad de las
invenciones, el artículo 267 del Reglamento Interno del IPN únicamente hace
el reconocimiento de que las patentes son patrimonio del Instituto, mientras
que en la legislación de la UAM no hay referencia directa a la titularidad de
las invenciones de su personal asalariado, aunque sí aparecen en las
convocatorias para participar en diversos programas, en las cuales la
Universidad manifiesta que las creaciones que resulten serán de su propiedad.
El Instituto de Investigaciones Eléctricas es un
centro público de investigación, y en el artículo 7, fracción VIIII, de su
Decreto de creación, señala que las regalías de sus patentes y licencias
constituyen su patrimonio. Asimismo, se rige por la LCyT, y por tanto, puede
decidir sobre la propiedad intelectual y retener la titularidad de las
invenciones que desarrollen sus investigadores o personal, sean de planta o
estén contratados específicamente para una tarea determinada.
Finalmente, respecto de la titularidad de las
invenciones existe otro elemento en el que las entidades de investigación
deben prestar especial atención y regular de manera interna. Nos referimos a
la situación de los estudiantes de posgrado, ya que si bien éstos no son
empleados de la entidad, trabajan activamente en los proyectos de
investigación, utilizan los recursos públicos y la infraestructura, equipo,
material y consumibles de la institución, tienen acceso al conocimiento y
técnicas, e incluso, en ocasiones gozan de becas públicas de apoyo, y sobre
todo, en el proceso van acompañados de la mano del investigador. Para esta
hipótesis sería justo y recomendable que se aplicaran las mismas reglas que a
los asalariados dedicados a la investigación, que la entidad retenga la
propiedad de la invención con los mismos derechos al nombre y a compensación
en caso de que la utilidad sea considerable.
También hay entidades que tienen regulado este
supuesto; por ejemplo, el artículo 8 del Reglamento de Alumnos de la UAM señala
como falta grave que un alumno registre o explote sin autorización de la
entidad correspondiente una patente propiedad de la universidad, así como lo
expresa el artículo 108, fracción X, del Reglamento Interno del IPN.
Actualmente, en México son varias las entidades
públicas de investigación que contemplan dentro de su regulación interna, las
compensaciones y tienen estipulado los porcentajes correspondientes a la
distribución de beneficios por la explotación de una patente. Como ejemplo
puede citarse la UNAM, cuyo Estatuto del Personal Académico, expresamente en
el artículo 6, fracción XXI, que el personal tiene derecho a las regalías por
explotación de derechos de propiedad industrial, y el artículo 19 del
Reglamento de Ingresos Extraordinarios hace referencia a la distribución y
compensación al investigador por el licenciamiento y uso de patente; se le
otorga el 40% a la persona o personas que la desarrollaron y el 30% a la
dependencia o dependencias donde se haya generado la invención.
El Reglamento Orgánico del IPN en su artículo 6,
fracción XIX, otorga facultades al director general para decidir sobre la
explotación de las patentes propiedad del Instituto, y al abogado general
para proponer los criterios correspondientes; en tanto que el artículo 16.1,
fracción XV, del Reglamento Orgánico de la UAM establece que es facultad del
Patronato de la Universidad emitir lineamientos para la vigilancia desde el
punto de vista financiero, en relación a la explotación de patentes. En ambos
casos, desconocemos si hay una política institucional o si se resuelve caso
por caso y si se omiten reglas sobre la distribución de beneficios a la que
pueden tener derecho los inventores. Por su parte, el IIE conforme a la LCYT
sí tiene facultades para decidir sobre lo anterior.
5. Algunas consideraciones
finales
El gran vacío en el marco legal radica en la falta
de señalamiento de las obligaciones del inventor y del patrón en torno a la
gestión de las invenciones laborales. Ni la LFT ni ninguna otra disposición
marcan obligaciones para ellos. Es en este reglón donde verdaderamente se
encuentra la clave para lograr que más resultados de investigación y
desarrollo se patenten. En otros países las obligaciones se señalan en las
leyes, tales son los casos de Alemania y Francia; en otros, se determinan
mediante reglamentos institucionales o políticas públicas. Estas obligaciones
se refieren a la notificación y secrecía de la invención.
La primera obligación que debería tener un empleado
que realiza una invención es notificarla por escrito e informar si se efectuó
por dos o más personas, en cuyo caso la notificación deberán hacerla
conjuntamente. Esta comunicación constituye un reporte de la invención que
proporciona información suficiente para que el departamento que corresponda,
verbigracia la oficina de gestión tecnológica, evalúe si la invención es
legal y técnicamente patentable, y en consecuencia, decidir si corresponde o
conviene apropiársela jurídicamente. Las entidades deben ponderar la
conveniencia de incluir dentro de su normatividad interna la obligatoriedad
de notificar las invenciones a la oficina encargada de la gestión
tecnológica, pues de esa manera aumentan las oportunidades de patentamiento.
Ahora bien, respecto de la obligación de la
secrecía, es importante saber si ha habido divulgación pública, como podría
ser mediante la publicación de un artículo científico. En caso de que no se
haya divulgado, debe comprometer a los investigadores a no hacerlo, en tanto
se presente la solicitud de patente ante el IMPI. Asimismo, el empleador
también debe mantener la confidencialidad de la invención. Se trata de una
obligación recíproca.
Dado que uno de los requisitos para patentar una
invención es la novedad, la confidencialidad de la invención antes de
presentar la solicitud de patente es indispensable. La divulgación pública
termina con la novedad de la invención. Sin embargo, en el caso de México, el
artículo 18 de la LPI prevé un plazo de 12 meses, entre la divulgación de la
invención y la presentación de la solicitud de patente, por lo que para no
perder la novedad, el artículo 24 del Reglamento de la LPI establece que se
deberá indicar la fecha y el medio de comunicación en que la invención haya
sido objeto de divulgación previa.
IV. CONCLUSIONES
Creemos que hoy, como nunca antes, la labor de
investigación y desarrollo debe converger con el sistema de patentes para
permitir la generación de mayores beneficios económicos y sociales de las
invenciones realizadas en el seno de las entidades públicas de investigación
en México, lo que requiere de una política pública clara, reformas en los
ordenamientos legales vigentes e implementación políticas y procedimientos a
nivel institucional.
El tema de las invenciones surgidas en una relación
laboral es complejo, y jurídicamente requiere la aplicación de la LPI y de la
LFT; sin embargo, estos dos ordenamientos son muy generales en este tema en
particular y se abre una serie de lagunas como lo hemos mencionado en diversas
partes de este ensayo, entre ellas, la situación de la segunda clase de las
invenciones de servicio y las obligaciones del patrón y el empleado respecto
de la notificación y confidencialidad de la invención, entre otras. Subsanar
lo anterior implicaría la revisión de ambas leyes.
Es importante que dichas entidades incluyan
disposiciones detalladas sobre patentes dentro de su regulación interna y
difundirla entre los investigadores, o bien, en los contratos laborales de
los investigadores y del personal académico en general, a fin de que consten
por escrito y haya suficiente claridad respecto a las obligaciones de cada
uno, para facilitar el proceso de patentamiento y evitar los posibles
conflictos entre los actores involucrados.
Una política rectora sobre patentes al interior de
las entidades de investigación y desarrollo puede, por un lado, salvar las
carencias legales en torno las invenciones laborales, y por otro, equilibrar
la situación actual entre la divulgación de los resultados de investigación y
desarrollo sin apropiación jurídica, y por tanto, sin compensación económica,
y la protección por patente de los mismos. Además, puede ser un mecanismo
para incentivar la labor de investigación de manera que contribuya más a las
innovaciones del país.
Asimismo, debe haber procedimientos de gestión de
invenciones en las entidades de investigación para facilitar el patentamiento
de las invenciones y precisar la responsabilidad de las personas que
intervienen en cada etapa del procedimiento, desde el resultado de la
investigación hasta su comercialización. Lo anterior exige el conocimiento
del sistema de patentes y la claridad en las normas que regulan titularidad
de las invenciones laborales, así como en las obligaciones tanto del patrón
como del trabajador investigador. La clave para obtener mayores beneficios de
las invenciones creadas con fondos públicos es la creación de un portafolio
de patentes.
* Artículo recibido el 18 de septiembre de 2008
y aceptado para su publicación el 5 de febrero de 2009.
** Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. *** Maestra en Administración por la Universidad Iberoamericana; profesora de la materia Propiedad intelectual en la Universidad La Salle-Cuernavaca, y subdirectora de Propiedad Intelectual en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.
Notas:
1 En el caso de las entidades públicas, se han considerado aquellas que tienen el régimen de organismo descentralizado y que por razón de ello el régimen laboral se norma con el artículo 123 constitucional, apartado "A", y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo. 2 World Intellectual Property Organization (WIPO), Intellectual Property Reading Material, Ginebra, Publicaciones OMPI, 1998, p.13. 3 En estos casos queda entendido que en toda forma de contratación y bajo cualquier condición de trabajo, los derechos mínimos salariales quedan bajo la protección de la misma legislación. 4 Pérez Miranda, Rafael, Derecho de la propiedad industrial y derecho de la competencia, México, Porrúa, 2002, p. 262. 5 Idem. 6 Kaufer, Erich, The Economics of the Patent System, Ginebra, Harwood Academic, 1989, pp. 15 y 16. 7 Pérez, Miranda, Rafael, op. cit., nota 4, pp. 62-263. 8 Pollaud-Dulian, Frédéric, Droit de la Propriété Industrielle, París, Ediciones Montchrestien, EJA, 1999, p. 157. 9 Pérez Miranda, Rafael, op. cit., nota 4, p. 254. |
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